Erfindervergütung bei Inhaberwechsel des Unternehmens
Kann ein Unternehmen vergütungspflichtig sein für eine Schutzrechtsposition, die auf einer Arbeitnehmererfindung beruht, obwohl der Arbeitnehmererfinder nie in diesem Unternehmen gearbeitet hat?
Die kurze Antwort ist „Ja“. Das ist vor allem möglich, wenn es zu Verkauf, Inhaberwechsel oder Umstrukturierung des Unternehmens kommt nach Ausscheiden des Erfinders.
Erfindervergütung nach Ausscheiden des Erfinders
Grundsätzlich ist der Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber eine Lizenz an der Schutzrechtsposition vergeben oder die Schutzrechtsposition verkauft hat, an den daraus resultierenden Erlösen zu beteiligen. Das ergibt sich folgerichtig aus der Verwertung der durch die Diensterfindung geschaffenen Monopolstellung.
Bei einer Eigennutzung einer Diensterfindung fließen zwar keine derartigen unmittelbaren Erlöse für den Monopolschutz, es entstehen aber geldwerte Vorteile. Deshalb ist der Arbeitnehmer dann an einer fiktiv zu ermittelnden marktüblichen Patentlizenzgebühr zu beteiligen. Dieser Beteiligungsanspruch des Arbeitnehmers besteht nach § 26 ArbEG auch nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses weiter, nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist der gesetzliche Schuldner des Vergütungsanspruchs der Arbeitgeber.
Kommt es zu einem Verkauf, ist die entscheidende Frage in Bezug auf die Erfindervergütung, wie sich der Inhaberwechsel rechtlich vollzogen hat:
Asset-Deal
Bei einem Verkauf eines Patents durch den Arbeitgeber unter unabhängigen Marktteilnehmern – Asset-Deal genannt, einzelne Schutzrechtspositionen oder ein ganzes Schutzrechtsportfolio werden verkauft – wird der Schuldner der Vergütung nicht ausgetauscht, sondern der Arbeitnehmererfinder ist aus dem Verkaufspreis abschließend zu vergüten. Das gilt auch dann, wenn die Wirtschaftsgüter (Assets) einzeln transferiert werden (Stichwort Singularsukzession).
Share-Deal
Erfolgt eine Übertragung der Unternehmensanteile („Shares“ – je nach Rechtsform: Aktien, Geschäftsanteile, Kapitalanteile), so hat das Unternehmen zwar einen neuen Eigentümer (oder auch mehrere Eigentümer). Da das Unternehmen jedoch dem Grunde nach unverändert fortbesteht, hat rechtlich hinsichtlich des Patents kein Inhaberwechsel stattgefunden (vgl. auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Auflage, § 1 RNr. 114).
Es besteht daher weiterhin ein Vergütungsanspruch aus den Verwertungshandlungen des übertragenen Unternehmens. Vergütungsschuldner ist nach einem Share-Deal das übertragene Unternehmen, und zwar für vergangene und zukünftige Verwertungen.
Verkauf der Schutzrechtsposition mit Anordnung eines Schuldnerwechsels
Etwas anderes gilt nur dann, wenn das Arbeitsrecht aufgrund eines Betriebsübergangs nach § 613 a BGB im Zusammenhang mit dem Verkauf der Schutzrechtspositionen einen Schuldnerwechsel anordnet.
Denn dann ist der Arbeitnehmer nicht aus dem Verkaufspreis zu vergüten, sondern aus den Monopolvorteilen des Betriebserwerbers. Nimmt ein Arbeitnehmererfinder nicht am Betriebsübergang teil, insbesondere weil er zuvor ausgeschieden ist, ist für die Erfindervergütung die entscheidende Frage, ob es sich bei dem Verkauf um einen Asset-Deal oder einen Share-Deal handelte. Wie bereits ausgeführt, ist ein Arbeitnehmererfinder bei Verkauf als Asset-Deal abschließend und aus dem Verkaufserlös zu vergüten, bei Verkauf als Share-Deal dagegen besteht weiterhin ein Vergütungsanspruch aus Verwertungshandlungen im Unternehmen.
Verschmelzung oder Spaltung nach dem Umwandlungsgesetz
Kommt es zu einer Verschmelzung verschiedener Rechtsträger oder Spaltung nach dem Umwandlungsgesetz (§§ 2 ff. UmwG), erfolgt somit keine gesonderte Übertragung einzelner Vermögensgegenstände wie beim Asset-Deal, sondern das Vermögen der übertragenden Rechtsträger geht gemäß § 20 Nr. 1 UmwG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge einschließlich der Verbindlichkeiten auf den übernehmenden Rechtsträger über. Wenn zu diesem Vermögen auf Diensterfindungen beruhende Schutzrechtspositionen gehören, zählen zu diesen Verbindlichkeiten auch die Vergütungsansprüche des Arbeitnehmererfinders.
Daher besteht der Vergütungsanspruch auch eines zum Zeitpunkt der Verschmelzung bereits ausgeschiedenen Arbeitnehmererfinders gegen das aufnehmende Unternehmen fort. Vergütungsschuldner für vergangene und zukünftige Verwertungen ist dann das aufnehmende oder neue Unternehmen (siehe Arb.Erf. 23/21).
Es ist daher durchaus möglich, dass ein Unternehmen vergütungspflichtig für Schutzrechtspositionen ist bzw. wird, obwohl die Arbeitnehmererfinder niemals bei diesem Arbeitgeber angestellt gewesen sind.
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