Patent auf KI-generierte Erfindungen - BGH DABUS öffnet die Tür

Die aktuelle BGH Entscheidung DABUS gibt Antworten auf grundlegende rechtliche Fragen zu Patenten auf KI-involvierte Erfindungen.

Für eine KI-generierte Erfindung in Deutschland:
- Kann man ein Patent bekommen?
- Kann man die KI als Erfinder benennen?
- Müssen Sie einen Menschen als Erfinder benennen?
- Und wenn ja: Wer ist als Erfinder zu benennen?

Diese grundsätzlichen Fragen - auch im Hinblick auf die Arbeitnehmererfindervergütung interessant - hat der Bundesgerichtshof (BGH) jetzt entschieden: Die DABUS-Entscheidung des BGH (BGH DABUS, X ZB 5/22, vom 11. Juni 2024) ist die Antwort auf die BPatG-Entscheidung "Food Container" vom November 2021.

Betrachtet man die internationale Diskussion über KI-generierte Erfindungen, die weltweit über DABUS geführt wird, so ist die Tendenz zu erkennen, dass die KI-Erfindung als patentierbar anzusehen ist, der generierende KI-DABUS aber nicht als Erfinder genannt werden darf.

Wenn aber eine KI-Erfindung patentierbar ist, wer ist dann als Erfinder für eine KI-generierte Erfindung zu nennen?

DABUS-Entscheidung des BGH ist die Revision zum BPatG "Food Container"

Die Patentanmeldung "Food Container" (besser bekannt als "Fractal Container") wurde von einer internationalen Gruppe von Patentanwälten in verschiedenen Ländern und Ämtern, unter anderem in Europa, Deutschland, Großbritannien, den USA, Australien und als PCT-Anmeldung bei der WIPO eingereicht. In Deutschland stützt sich Stephen Thaler auf ein Team bestehend aus Patentanwalt Dr. Malte Köllner und unsere Patentanwaltskanzlei Köllner & Partner und Patentanwalt Markus Rieck. Soweit es um den vorliegenden Fall "Food Container - DABUS" ging, leitete Dr. Malte Köllner das Team.
Die patentierte Erfindung wurde von einer künstlichen Intelligenz namens DABUS entwickelt. Der Entwickler der KI DABUS ist Stephen L. Thaler, Ph.D. (USA), der seit Jahrzehnten mit künstlicher Intelligenz arbeitet.

Kann eine KI als Erfinder genannt werden? Dies wurde von der Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts (am 9. Dezember 2019) und auch vom Bundespatentgericht (BPatG, 11. November 2021) abgelehnt. Als Erfinder kann nur eine natürliche Person benannt werden.
Die Entscheidung des Bundespatentgerichts zu diesem Fall "Food Container" (11 W (pat) 5/21) enthält zwei wichtige Grundsätze für generative AI-Erfindungen in Deutschland:

(i) Eine Erfindung, die von einer KI gemacht wird, ist grundsätzlich patentierbar.
(ii) Der Erfinder kann nur eine natürliche Person sein, niemals eine Maschine oder eine KI.

Der Hauptanspruch (DABUS ist der Erfinder) und der erste Hilfsantrag (es gibt keinen Erfinder) wurden daher zurückgewiesen.
Der zweite Hilfsantrag (der Inhaber Stephen L. Thaler wurde als Erfinder genannt und in der Beschreibung wurde hinzugefügt, dass die KI DABUS die Erfindung tatsächlich gemacht hat) wurde als zusätzlicher Gegenstand zurückgewiesen.

Hinsichtlich des dritten Hilfsantrags - mit der zusätzlichen Aussage in der Erfinderbenennung, dass der Erfinder die Vorkehrungen getroffen hat, dass die künstliche Intelligenz DABUS die Erfindung generiert - entschied das Bundespatentgericht jedoch zugunsten des Patentanmelders Stephen L. Thaler. Die Vorschrift des § 7 Abs. 2 PatV enthalte keinen abschließenden Katalog; ein solcher Zusatz könne daher in der Erfinderbenennung vorgenommen werden, erklärte das Bundespatentgericht.

Wer sollte als Erfinder einer KI-generierten Erfindung genannt werden?

Aber wer kann oder sollte als Erfinder einer von einer KI generierten Erfindung genannt oder betrachtet werden? Der Programmierer der KI? Oder eher der Betreiber? Diese Fragen stellten sich auch nach der Entscheidung des Bundespatentgerichts.
Das Bundespatentgericht ließ die Rechtsbeschwerde zu und begrüßte eine Vorlage an den Bundesgerichtshof (BGH), damit dieser zu diesen grundsätzlichen Rechtsfragen Stellung nehmen konnte. Und das tat er auch. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs liegt uns nun vor (BGH DABUS, X ZB 5/22, vom 11. Juni 2024).

Diese Fragen sind nicht nur theoretisch, sondern von unmittelbarer praktischer Relevanz für viele Unternehmen, die in generative KI investieren und diese in ihrer Forschung und Entwicklung einsetzen, insbesondere für Pharmaunternehmen.

Die DABUS-Entscheidung des BGH

Der BGH stimmt mit dem BPatG überein, dass nur natürliche Personen als Erfinder benannt werden können. Damit werden der Hauptanspruch (DABUS ist Erfinder) und der erste Hilfsantrag (niemand ist Erfinder) zurückgewiesen.

Der zweite Hilfsantrag (Nennung von DABUS in der Beschreibung) wird zurückgewiesen, weil der BGH einen Widerspruch zwischen der Erfinderbenennung (Nennung von Stephen L. Thaler) und der Beschreibung (Behauptung, dass die Erfindung von DABUS gemacht wurde) sieht. Eine Formulierung wie "Der Erfinder veranlasste die künstliche Intelligenz DABUS, die Erfindung zu generieren" in der Beschreibung wäre wahrscheinlich zulässig gewesen. Immerhin hat das EPA in der Entscheidung J 8/20 vorgeschlagen, die KI in der Beschreibung zu erwähnen. Es besteht jedoch keine Verpflichtung zu erklären, wie die Erfindung generiert wurde; die generative KI muss nicht erwähnt werden.

Der BGH bestätigt die "Food Container"-Entscheidung des Bundespatentgerichts und gibt dem dritten Hilfsantrag mit folgender Erfindernennung statt: "Stephen L. Thaler, der die Vorkehrungen für die Erzeugung der Erfindung durch die künstliche Intelligenz DABUS getroffen hat".

Dabei geht es natürlich um viel mehr als um die formale Erfinderbenennung. Eine weitere wichtige Detailfrage in diesem Zusammenhang ist: Muss diese Person einen schöpferischen Beitrag leisten, um als Erfinder anerkannt zu werden? Was muss diese Person tun, um als Erfinder anerkannt zu werden? Und wenn es niemanden gibt, der einen schöpferischen Beitrag geleistet hat, d. h. wenn wir jemanden identifizieren müssen, aber niemanden identifizieren können, was dann?

Patent auf auf KI-generierte Erfindungen - Vergleich USA - DE

In den USA reicht es nicht aus, die Maschine zu starten und sie zu bitten, etwas zu tun. Nach den KI-Richtlinien des USPTO muss man einen schöpferischen Beitrag leisten, um sich als Erfinder zu qualifizieren. Aber nicht in Deutschland. Man muss keinen menschlichen schöpferischen Beitrag leisten, um als Erfinder einer computergenerierten Erfindung zu gelten.
Dem BGH zufolge ist ein menschlicher Beitrag erforderlich. Dabei muss es sich jedoch nicht um einen schöpferischen Beitrag zur Erfindung handeln. Erforderlich ist vielmehr ein menschlicher Beitrag, der die Entstehung der Erfindung maßgeblich beeinflusst hat.

Was das für die Industrie und Wirtschaft in Deutschland bedeutet, ist in der BGH-Entscheidung klar umrissen. Der Arbeitgeber kann nicht als Erfinder eingetragen werden, ebenso wenig wie die (generative) KI. Allerdings müssen die Personen, die für die Entstehung der Erfindung wichtig waren, berücksichtigt werden. Wenn man einen von ihnen benennt, kann man ein Patent für eine KI-generierte Erfindung bekommen.

Wir haben jetzt die schwierige Situation - vor allem für die Pharmaindustrie -, dass man in Deutschland ein Patent für eine KI-generierte Erfindung bekommen kann, während man in den USA kein Patent für die gleiche Erfindung bekommen kann. Das ist eine Situation, die wir versuchen sollten zu überwinden.

Sehen Sie sich dazu auch gerne unser Video auf Youtube an mit unserem Patentanwalt Dr. Köllner:
Youbube: BGH decision DABUS X-ZB 5/22 - AI-generated inventions.

Wir beraten Sie gerne zu diesem Thema und der daraus resultierenden Erfindervergütung. Bitte kontaktieren Sie uns, telefonisch unter +49 (0)69 69 59 60-0 oder unter info@kollner.eu.