Shopify gegen Shoppi: aktuelles Brexit Urteil des EuG

In einem Markenverfahren um Verwechslungsgefahr zwischen den Marken Shopify und Shoppi hat der EuG ein aktuelles Brexit Urteil getroffen. Shopify hatte gegen die Markeneintragung der EU Marke Shoppi einen Antrag auf Nichtigerklärung der Marke Shoppi gestellt, und zwar vor dem Brexit.

Die Entscheidung des EUIPO über diesen Antrag erging aber erst nach Ablauf der Übergangsfrist nach dem Brexit. War die Beschwerdekammer verpflichtet, die Benutzung der älteren Marke Shopify im Vereinigten Königreich (UK) zu berücksichtigen?

Der Sachverhalt

Die EU-Bildmarke Schoppi wurde 2017 von Herr Rossi, Herr Vacante und der Shoppi Ltd (UK) für Waren der IT-Branche, Werbedienstleistungen und elektronische Kommunikationsdienstleistungen eingetragen. Das e-Commerce Unternehmen Shopify Inc. (Kanada) stellte daraufhin gegen die Eintragung der EU-Bildmarke Schoppi beim EUIPO einen Antrag auf Nichtigerklärung, der auf das Bestehen von Verwechslungsgefahr mit der älteren EU-Wortmarke SHOPIFY gestützt war.

Diesem Antrag wurde zunächst von der Nichtigkeitsabteilung des EUIPO stattgegeben, bevor er von dessen Beschwerdekammer zurückgewiesen wurde. Diese war nämlich der Ansicht, dass insbesondere wegen der geringen Unterscheidungskraft der älteren Marke Shopify keine ausreichende Verwechslungsgefahr vorliege. Einen Nachweis der erhöhten Unterscheidungskraft der älteren Marke durch Benutzung habe die Klägerin nach Ansicht der Kammer nicht vorlegt.

Strittig war in diesem Zusammenhang vor allem der Zeitraum, für den Shopify eine erhöhte Unterscheidungskraft durch Benutzung im UK nachzuweisen hat. Die Beschwerdekammer sah sich nicht verpflichtet, die Nachweise der Benutzung der älteren Marke Shopify im Vereinigten Königreich (UK) zu berücksichtigen. Sie begründete dies damit, dass Beweise für die Bekanntheit oder erhöhte Unterscheidungskraft in Bezug auf das Vereinigte Königreich den Schutz einer Unionsmarke ab dem 1. Januar 2021 nicht mehr stützen oder zu ihm beitragen könnten, selbst wenn diese Beweise vor dem 1. Januar 2021 vorlägen. Denn es bestehe eine Prüfung der Durchsetzbarkeit der älteren Marke, und die sei nach dem Brexit im UK nicht mehr gegeben.

Gegen diese Entscheidung legte Shopify Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof (EuG) ein.

Shopfy - aktuelles Brexit Urteil des EuG

Das Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und aus Euratom, das seit dem 1. Februar 2020 in Kraft ist, habe eine Übergangszeit vom 1. Februar bis zum 31. Dezember 2020 vorgesehen, erinnerte das EuG. Nach Ablauf dieser Übergangszeit gelte das Markenrecht der Union nicht mehr für das UK.
Im vorliegenden Fall wurde die angefochtene Marke zwar vor Ablauf der Übergangsfrist angemeldet, die angefochtene Entscheidung wurde jedoch nach Ablauf dieser Frist erlassen.

Der Inhaber eines älteren gewerblichen Schutzrechts im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens muss jedoch nachweisen, dass er die Benutzung der streitigen Marke nicht nur am Anmeldetag dieser Marke, sondern auch an dem Tag verbieten kann, an dem das EUIPO über den Antrag auf Nichtigerklärung entscheidet. Das EuG ist daher der Ansicht, dass der Nachweis der durch Benutzung im Vereinigten Königreich erworbenen erhöhten Unterscheidungskraft der älteren Marke nur dann für den Antrag auf Nichtigerklärung der angefochtenen Marke relevant ist, wenn diese Benutzung zu dem Zeitpunkt, zu dem das EUIPO über den Antrag auf Nichtigerklärung entscheidet, noch geltend gemacht werden kann.
Das aber sei für das UK nach dem Brexit nicht mehr möglich. Das EuG bestätigte zudem, dass die Frage der Durchsetzbarkeit sei vor einer materiellen Beurteilung wie der der gesteigerten Unterscheidungskraft der älteren Marke zu prüfen ist. Da im vorliegenden Fall die angefochtene Entscheidung nach Ablauf der Übergangsfrist erging, war die Beschwerdekammer verpflichtet, die Benutzung der älteren Marke im UK nicht zu berücksichtigen (die zum Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung gegenüber den Streithelfern nicht mehr durchsetzbar war) und somit diesen Beweis außer Acht zu lassen.

Verweis auf die EuG Entscheidung APE TEES

Vergeblich verwies die Klägerin Shopify Inc auf den Fall APE TEES, in dem es um ein Widerspruchsverfahren im Zusammenhang mit dem Brexit ging, das sich ebenfalls vor und nach dem Brexit erstreckte. Der vorliegende Fall um die Streitmarke Shoppi liegt jedoch anders.
Vor einer materiellen Beurteilung wie der einer erhöhten Unterscheidungskraft der älteren Marke müsse die Frage der Durchsetzbarkeit geprüft werden, erklärte das EuG.

Schlussendlich wies das Gericht die Beschwerde von Shopify ab (EuG, T 222/21).

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