EuG: Ausnutzung einer älteren bekannten Marke trotz geringer Zeichenähnlichkeit
Der EuG hat mit seinem Urteil vom 14. September 2022 über die Bildmarke einer singenden Ente bestätigt, dass sich eine bekannte ältere Marke auf Ausnutzung durch eine Markenanmeldung berufen kann, auch wenn nur eine geringe Ähnlichkeit zwischen den Marken vorliegt.
Rechtsprechung zur Unterscheidungskraft einer bekannten Marke
Mit diesem Urteil erweitert sich die Rechtsprechung zu Verwechslungsgefahr und Ausnutzung einer bekannten Marke. Nach vorliegender Rechtsprechung ist es, wenn die Bekanntheit einer Marke feststeht, für die Annahme, dass sie Unterscheidungskraft besitzt, unerheblich, die originäre Unterscheidungskraft dieser Marke nachzuweisen (siehe Urteil vom März 2018, Shoe Branding Europe/EUIPO - adidas [Position zweier paralleler Streifen auf einem Schuh], T-629/16, EU:T:2018:108).
Zudem kann einer Marke, die aus einem originär kennzeichnungsschwachen Zeichen besteht, aufgrund ihrer Bekanntheit eine höhere Kennzeichnungskraft zukommen. Dies entschied der EuG im Juni 2018 (T-657/17) in der Entscheidung „Polo“, in der eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen „POLO“ und „HPC POLO“ bejaht wurde. Als wichtig wurde im Fall „POLO“ angesehen, dass die ältere Marke nachweisbar in großem Umfang für Bekleidung benutzt worden war und als solche den maßgeblichen Verbrauchern bekannt war.
EU Bildmarken einer singenden Ente – ältere bekannte Marke
Ähnlich war die Sachlage auch in dem jetzigen Fall Itinerant (EuG, Urteil vom 14. September 2022, T 416/21) und deren EU Bildmarke einer singenden Ente, die Markenschutz für Bekleidung und Jacken beanspruchte. Streithelferin und Inhaberin der älteren, bekannten Marke ist Save the Duck SpA (Italien). Sie hatte in ihrem Widerspruch gegen die jüngere Markenanmeldung der Itinerant Show Room Srl (Italien) mit zahlreichen Dokumenten nachgewiesen, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke von Iternerant die ältere Marke für "Daunenjacken" beim allgemeinen italienischen Publikum bekannt waren. Auch wurde durch die Nachweise belegt, dass Save the Duck erhebliche Investitionen getätigt hatte, um die ältere Marke in der breiten Öffentlichkeit und insbesondere in der italienischen Öffentlichkeit zu bekannt zu machen.
Die Beschwerdekammer hatte entschieden, dass dem Widerspruch auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung 2017/1001 stattzugeben sei, da die angemeldete Marke die Bekanntheit der älteren Marke für "Daunenjacken" in Italien in unlauterer Weise ausnutzen würde.
Ausnutzung der bekannten Marke trotz geringer Ähnlichkeit
Doch reichte die geringe Ähnlichkeit zwischen den beiden Bildmarken und die Bekanntheit der älteren Marke dazu aus, dass maßgebliche Verkehrskreise eine Verbindung zwischen diesen Zeichen annähmen? Itinerant argumentierte vor dem Europäischen Gericht (EuG), die Unterschiede zwischen den Zeichen würden überwiegen und seien geeignet, eine mögliche gedankliche Verbindung zwischen ihnen auszuschließen. Es liege auch keine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen vor (Art. 8 Abs. 1 b) UMV). Das ergebe sich schon daraus, dass sich die Beschwerdekammer auf die gedankliche Verbindung zwischen den Zeichen bezogen habe, nicht aber auf Unterschiede, die eine Verwechslungsgefahr begründen.
Doch da die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung den auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 gestützten Widerspruch gar nicht geprüft hatte, war dieser Klagegrund nach Auffassung des EuG als ins Leere gehend zurückzuweisen.
Die Beschwerdekammer habe aber zu Recht die Ausnutzung der älteren bekannten Marke nach Art. 8 Abs. 5 UMV bejaht, entschied das EuG. Die Beeinträchtigungen einer älteren Marke gemäß Art. 8 Abs. 5 UMV sind, wenn sie eintreten, die Folge eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke und der angemeldeten Marke. Entscheidend sei, ob die beteiligten Verkehrskreise eine gedankliche Verbindung zwischen den Zeichen herstellen – trotz geringer Ähnlichkeit und auch wenn sie sie nicht verwechseln.
Zurecht habe die Beschwerdekammer eine durchschnittliche Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen festgestellt, darin sei kein Rechtsfehler zu erkennen. Und aufgrund der nachgewiesenen Bekanntheit der älteren Marke ist nach Ansicht des EuG in Übereinstimmung mit der Beschwerdekammer davon auszugehen, dass die italienischen Verkehrskreise in der Lage sind, die ältere Marke zu erkennen, unabhängig davon, ob das Wortelement "save the duck" vorhanden ist oder nicht.
Nachweispflicht für den Inhaber der älteren bekannten Marke
Der Inhaber der älteren Marke ist nicht verpflichtet, eine tatsächliche und gegenwärtige Beeinträchtigung seiner Marke nachzuweisen, ergänzte das Gericht mit Verweis auf die etablierte Rechtsprechung. Er muss lediglich Elemente vorbringen, die prima facie auf eine zukünftige, nicht hypothetische Gefahr einer unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung schließen lassen. Das habe Save the Duck nachgewiesen für den Ruf seiner älteren Marke, der auf die Tätigkeiten, Bemühungen und Investitionen zurückzuführen ist.
Das EuG bestätigte daher die angefochtene Entscheidung der Beschwerdekammer und wies die Klage von Itinerant in vollem Umfang ab.
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