BGH ‚Oberflächenbeschichtung‘: öffentliche Zugänglichkeit

Öffentliche Zugänglichkeit von Kenntnissen aus der Entwicklung und Erprobung im gewerblichen Umfeld – und dies im Spannungsfeld zwischen Patentrecht und dem Gesetz für Geschäftsgeheimnisse: die BGH Leitsatzentscheidung ‚Oberflächenbeschichtung‘ enthält wichtige Aspekte für Betriebe und Unternehmen.

Das Streitpatent wurde wegen fehlender Patentfähigkeit angegriffen. Es handelt sich um ein Patent auf ein Verfahren und ein Werkzeug, mit dem die Beschichtung einer Produktoberfläche vorbereitet werden kann.

Die Klage war in Teilen erfolgreich: Das Bundespatentgericht hatte 2020 das Streitpatent unter Abweisung der weitergehenden Klage für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die Fassung nach Hilfsantrag 1 hinausgeht. Dagegen wendeten sich die Berufungen beider Parteien, über die der BGH in der Leitsatzentscheidung ‚Oberflächenbeschichtung‘ entschied (BGH vom 12.04.2022, Az.: X ZR 73/20).

In der Frage der Patentfähigkeit kam der BGH zu folgenden Feststellungen:

- Das Streitpatent ist nach Hilfsantrag 1 sowohl neu als auch ausführbar offenbart und es beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.
- Eine wendelartige Bewegung ist auch bei einem Drehverfahren und bei Einsatz eines Drehmeißels möglich – ohne dass entschieden werden müsse, ob zum Fachwissen auch Drehverfahren gehörten, bei denen das Werkstück feststeht und der Drehmeißel sowohl eine Rotations- als auch eine Vorschubbewegung vollzieht.

Die öffentliche Zugänglichkeit von Kenntnissen aus der Entwicklungs- und Erprobungszeit

Einer der Erfinder des Streitpatents hatte - im Rahmen eines Forschungsprojekts - relevante Zeichnungen noch vor dem Prioritätstag an eine Tochtergesellschaft der Klägerin gesandt, die sich mit der Herstellung von Werkzeugen befasst.

Ließ sich daraus ableiten, dass D7 schon vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich war?

Laut BGH besteht ein grundsätzliches Interesse aller Beteiligten, eine öffentliche Zugänglichkeit der Kenntnisse zu vermeiden. Dies gilt auch im Hinblick auf die Entwicklung von betriebsgeheimem Know-how. Und dies gilt auch dann, wenn die Herstellung oder einzelne Herstellungsschritte auf Dritte übertragen werden.

In einer solchen Situation komme es nicht darauf an, ob eine besondere Abrede zur Verschwiegenheit getroffen wird, ob der Dritte selbst kein eigenes Interesse an einer Geheimhaltung hat und ob sein Beitrag zu der Entwicklungstätigkeit eine eigene Mitberechtigung an in Frage kommenden Schutzrechten nicht erwarten lässt, hatte der BGH im April 2020 entschieden. (BGH, Urteil vom 21. April 2020 - X ZR 75/18 - Konditionierverfahren). Eine Vorbenutzung ist gemäß BGH nur dann offenkundig, wenn nicht nur entfernt möglich ist, dass beliebige Dritte Kenntnis von der Erfindung erlangen konnten.

Der Leitsatz BGH ‚Oberflächenbeschichtung‘:

„Bei gewerblicher Entwicklungs- oder Erprobungstätigkeit, bei der ein betriebliches Interesse daran besteht, die dabei entstehenden Kenntnisse nicht nach außen dringen zu lassen, ist im Regelfall und ohne Hinzutreten besonderer Umstände die öffentliche Zugänglichkeit der gewonnenen Kenntnisse zu verneinen.

Dies gilt jedenfalls solange, wie die Kenntnisse nur solchen Personen zugänglich sind, die an dieser Entwicklungs- und Erprobungstätigkeit beteiligt sind, aber auch dann, wenn die Herstellung oder einzelne Herstellungsschritte auf Dritte übertragen werden (Bestätigung von BGH, Urteil vom 14. Mai 2019 - X ZR 93/17, Rn. 34; Urteil vom 10. November 1998 - X ZR 137/94, Mitt. 1999, 362, juris Rn. 35 - Herzklappenprothese)."

Schlussendlich entschied der BGH, nach diesen Grundsätzen sei D7 aufgrund der Übersendung an die Tochtergesellschaft der Klägerin der Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Öffentlich zugänglich - GeschGehG und § 3 PatG

Diese Grundsätze seien auch nicht zu modifizieren aufgrund des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG), ergänzte der BGH.

Das GeschGehG ist im Jahr 2019 in Kraft getreten. Demnach setzt der Schutz als Geschäftsgeheimnis voraus, dass ‚angemessene‘ Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen wurden und dass ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht (§ 2 GeschGehG).
Gelten Kenntnisse einer Erfindung deshalb per se als öffentlich zugänglich, wenn diese beiden Voraussetzungen für den Schutz als Geschäftsgeheimnis fehlen?

Der BGH verneinte dies.
Das Fehlen dieser Voraussetzungen führt nicht ohne weiteres dazu, dass eine Information der Öffentlichkeit zugänglich im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG ist, stellte der BGH fest. Ohnehin sei dies im vorliegenden Fall ohne Relevanz, weil das GeschGehG erst 2019 und damit nach dem Prioritätstag in Kraft getreten ist.

Solange der Zugang zu der Information auf einen engen Personenkreis beschränkt bleibt und es keine gegenteiligen Anhaltspunkte gibt, ist demnach eine solche Information als nicht öffentlich zugänglich anzusehen. Und dies gelte auch, entschied der BGH, wenn keine Maßnahmen getroffen wurden, um einer Weiterverbreitung entgegenzuwirken, oder wenn kein berechtigtes Interesse an einer Geheimhaltung besteht.

Schlussendlich wurden beide Berufungen zurückgewiesen. Der BGH bestätigte die Entscheidung des Bundespatentgerichts (Entscheidung vom 13.07.2020 - 7 Ni 3/19), demnach das Streitpatent nach Hilfsantrag 1 patentfähig ist.

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